Per registrare un marchio all'estero hai tre strade: il marchio UE all'EUIPO, valido in 27 Paesi (tassa base 850 euro per una classe); il marchio internazionale con il sistema di Madrid, che estende il marchio italiano ai Paesi scelti (tassa base 653 CHF più una tassa per Paese); i depositi nazionali. Dal deposito italiano hai sei mesi di priorità.
- Le tre strade: Marchio dell'Unione europea (EUIPO), marchio internazionale (sistema di Madrid, WIPO), depositi nazionali nei singoli Paesi
- Priorità: Sei mesi dal deposito italiano per estendere all'estero mantenendo la data del primo deposito (art. 4 CPI, Convenzione di Parigi)
- Tassa EUIPO: 850 euro per una classe con deposito online, 50 euro per la seconda, 150 euro per ciascuna classe successiva
- Tasse WIPO Madrid: Tassa base 653 CHF (903 CHF se a colori), 100 CHF per classe oltre la terza, 100 CHF per Paese designato o tassa individuale fissata dal Paese
- Tassa UIBM: Deposito nazionale: 101 euro per la prima classe e 34 euro per ciascuna classe aggiuntiva, più bollo
- Durata: Dieci anni, rinnovabili, per il marchio italiano, UE e internazionale
- Iusful: Ricerca di anteriorità, deposito e rinnovi, marchio UE e domanda internazionale; le tasse d'ufficio sono a parte e indicate prima del deposito
Le tre strade per registrare il marchio all'estero
Un marchio registrato in Italia vale solo in Italia. Per proteggerlo all'estero hai tre strade, e la scelta dipende da quali Paesi ti servono e da quanto vuoi spendere ora.
- 01Marchio dell'Unione europea. Una sola domanda all'EUIPO, l'ufficio europeo con sede ad Alicante, che vale in tutti i 27 Stati membri. Un titolo unico, una tassa, un rinnovo.
- 02Marchio internazionale con il sistema di Madrid. Una domanda gestita dalla WIPO, l'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che estende un marchio di base, per esempio quello italiano o quello UE, ai Paesi che designi tra gli oltre 130 aderenti. Ogni Paese esamina la domanda con le proprie regole.
- 03Depositi nazionali. Una domanda separata in ciascun Paese, con lingua, tasse e mandatario locali. Resta la via obbligata per i Paesi fuori dal sistema di Madrid e a volte conviene per un singolo Paese.
Dal giorno del deposito italiano all'UIBM hai sei mesi di priorità: se entro quel termine depositi all'estero, la domanda estera prende la data del deposito italiano. Chi registra un marchio simile nel frattempo non ti precede.
Tabella: tempi, tasse ufficiali e quando conviene
| Marchio UE (EUIPO) | Marchio internazionale (Madrid, WIPO) | Depositi nazionali | |
|---|---|---|---|
| Copertura | 27 Paesi UE con un titolo unico | I Paesi che designi, tra gli aderenti al sistema | Un Paese per domanda |
| Base richiesta | Nessuna: si deposita direttamente | Un marchio di base: italiano, UE o di altro Paese d'origine | Nessuna |
| Tasse ufficiali | 850 euro per una classe online; 50 euro la seconda; 150 euro ciascuna successiva | 653 CHF di base (903 se a colori); 100 CHF per classe oltre la terza; 100 CHF per Paese o tassa individuale del Paese | Tasse di ciascun ufficio |
| Tempi tipici | Alcuni mesi senza opposizione; 3 mesi di opposizione dopo la pubblicazione | 12 mesi, o 18 per alcuni Paesi, per il rifiuto provvisorio di ciascun Paese | Variabili per Paese |
| Esame | Unico, ma un'opposizione fondata in un solo Paese blocca tutto il marchio UE | Paese per Paese: un rifiuto vale solo per quel Paese | Paese per Paese |
| Rinnovo | Ogni 10 anni, un solo rinnovo | Ogni 10 anni, un solo rinnovo centralizzato | Uno per Paese |
| Quando conviene | Vendi o venderai in più Paesi UE | Ti servono Paesi fuori dall'UE, o UE più extra-UE, con una gestione unica | Un solo Paese estero, o Paesi fuori dal sistema di Madrid |
Un dettaglio del sistema di Madrid da tenere a mente: per i primi cinque anni il marchio internazionale dipende dal marchio di base. Se il marchio italiano viene annullato in quel periodo, cade anche l'estensione. Per questo molte aziende usano come base il marchio UE, dopo averne verificato la solidità con una ricerca di anteriorità.
Come si sceglie in base ai Paesi
Parti dall'elenco dei Paesi dove vendi oggi e dove venderai nei prossimi tre anni. Poi applica queste regole.
- Solo Paesi UE: marchio UE. Costa meno di tre depositi nazionali e si gestisce con un rinnovo solo.
- UE più Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti o altri Paesi extra-UE: marchio UE come base, poi domanda internazionale che designa i Paesi extra-UE. Oppure domanda internazionale dal marchio italiano che designa anche l'Unione europea come territorio.
- Un solo Paese extra-UE, per esempio gli Stati Uniti: confronta il costo della designazione via Madrid con il deposito diretto in quel Paese; in alcuni casi il deposito diretto è più semplice se poi serve rispondere a rilievi dell'ufficio locale.
- Paesi fuori dal sistema di Madrid: deposito nazionale con un mandatario locale.
Prima di scegliere, fai una ricerca di anteriorità nei Paesi che ti interessano: verifica che non esistano già marchi uguali o simili per prodotti o servizi affini. Un'opposizione costa più del deposito, e per il marchio UE basta un'anteriorità in un solo Paese per bloccare tutto.
I tempi, passo per passo
Per il marchio UE il percorso è: deposito, esame formale e sui motivi assoluti di rifiuto, pubblicazione, tre mesi di opposizione dei terzi, registrazione. Senza opposizioni si chiude in alcuni mesi; con un'opposizione i tempi si allungano di molto.
Per il marchio internazionale: deposito tramite l'ufficio d'origine, cioè l'UIBM se la base è italiana, esame formale della WIPO, iscrizione nel registro internazionale, poi esame in ciascun Paese designato. Ogni Paese ha dodici mesi, o diciotto se ha scelto il termine lungo, per notificare un rifiuto provvisorio. Se non arriva nulla, la protezione in quel Paese è concessa. Un rifiuto provvisorio si gestisce con una risposta, spesso tramite un mandatario locale.
In entrambi i casi la protezione, una volta concessa, dura dieci anni dalla data di deposito e si rinnova per periodi di dieci anni.
Cosa costa oltre alle tasse
Le tasse ufficiali sono la parte visibile. Il costo completo di una registrazione all'estero comprende:
- la ricerca di anteriorità nei Paesi scelti, prima del deposito;
- la classificazione dei prodotti e servizi: scegliere le classi giuste evita di pagare classi inutili o di scoprirne una mancante dopo;
- l'onorario di chi prepara, deposita e segue la pratica, con i termini e le notifiche degli uffici;
- le risposte ai rifiuti provvisori e le eventuali opposizioni, con il mandatario locale dove serve;
- i rinnovi e la sorveglianza, cioè il controllo dei nuovi depositi simili al tuo.
In Iusful la pratica rientra nell'area Proprietà intellettuale: ricerca di anteriorità, deposito e rinnovi, marchio UE e domanda internazionale. Le tasse d'ufficio sono a parte e te le indichiamo prima del deposito; il preventivo scritto arriva entro 48 ore con l'elenco dei Paesi, le classi e i tempi attesi. Se qualcuno copia il marchio in un Paese dove è registrato, l'avvocato interviene con diffida e con le azioni previste in quel Paese.
Cosa preparare prima di depositare
- Il marchio come lo usi: parola, logo, colori. La versione a colori costa di più nel sistema di Madrid e protegge solo quella versione.
- Il certificato o la ricevuta del deposito italiano, con la data, per la priorità.
- L'elenco dei prodotti e servizi, nelle classi usate in Italia.
- I Paesi dove vendi e dove venderai, con una stima di quando.
- Eventuali segnalazioni di marchi simili già visti sui mercati esteri.
Con questi elementi la scelta tra le tre strade si fa in un incontro, e il deposito può partire entro i sei mesi di priorità.
Domande frequenti
Dipende da dove vendi. Se i mercati sono nell'Unione europea, il marchio UE copre 27 Paesi con una sola domanda e una tassa base di 850 euro. Se ti servono Paesi fuori dall'UE, per esempio Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera o Cina, il sistema di Madrid ti permette di designarli con una sola domanda basata sul marchio italiano. Le due strade si combinano: molte aziende depositano il marchio UE e lo usano come base per la domanda internazionale.
Per il marchio UE, senza opposizioni, servono in genere alcuni mesi: dopo l'esame la domanda viene pubblicata e i terzi hanno tre mesi per opporsi. Per il marchio internazionale, ogni Paese designato ha dodici mesi, o diciotto per alcuni Paesi, per notificare un rifiuto; senza rifiuto, la protezione è concessa. I depositi nazionali seguono i tempi di ciascun ufficio.
Per il marchio UE sì: la domanda all'EUIPO non richiede un deposito nazionale precedente. Per il sistema di Madrid serve invece un marchio di base, cioè una domanda o una registrazione nel Paese d'origine, per esempio il marchio italiano all'UIBM o il marchio UE. Nei primi cinque anni il marchio internazionale dipende dal marchio di base: se quello cade, cade anche l'internazionale.
La ricerca di anteriorità nei Paesi scelti, cioè la verifica che non esistano marchi uguali o simili già registrati, l'onorario di chi prepara e segue il deposito, e le eventuali risposte ai rifiuti provvisori o alle opposizioni, che in alcuni Paesi richiedono un mandatario locale. In Iusful le tasse d'ufficio sono a parte e te le indichiamo prima del deposito, insieme al preventivo scritto.
Senza registrazione in quel Paese, di regola non hai un titolo da far valere, salvo tutele limitate per i marchi notori. È il motivo per cui conviene registrare prima di entrare in un mercato, o almeno entro i sei mesi di priorità dal deposito italiano. Se la copia è in un Paese dove il marchio è registrato, l'avvocato può intervenire con diffida e, se serve, con le azioni previste in quel Paese.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale (Normattiva)
- UIBM - Marchio internazionale
- WIPO - Sistema di Madrid, Schedule of Fees
- WIPO - Madrid fee calculator
- EUIPO - Tasse e pagamenti per i marchi dell'Unione europea
- Iusful - Area Proprietà intellettuale
Questo articolo ha carattere informativo e non sostituisce un parere legale sul tuo caso specifico.